Suing the Wrong Party in a Trademark Cancellation Case: The 'Wrong Defendant' Trap
The claimant sued the company using the contested mark, but the mark was registered in the name of a different individual. The court dismissed the case on procedural grounds without examining the merits. The case shows why suing the correct defendant is vital.
The first requirement for winning a trademark cancellation case is suing the right person. A decision by a Turkish Intellectual and Industrial Property Court shows that ignoring this seemingly simple rule loses the case from the outset: the claim was dismissed on procedural grounds without the merits ever being examined.
What happened?
The claimant sought the invalidation of a trademark it argued conflicted with its own. It filed suit against the company it believed was actually using the mark. However, according to the Turkish Patent and Trademark Office records, the trademark in question was registered not in that company's name but in the name of a different individual.
What is "standing of the defendant"?
This concept means the action must be directed at the correct defendant. Under Article 25 of the IP Code, a trademark cancellation action is brought against the person registered as the trademark owner at the date of the action (or their legal successors). Whoever happens to be using the mark, the defendant is the registered owner on the register.
If the wrong defendant is chosen, the court never reaches the merits (whether the marks are similar); it dismisses the case directly on procedural grounds.
The court's decision
Finding that the contested trademark was registered in the name of an individual rather than the defendant company, the court dismissed the case on procedural grounds for lack of proper defendant. The claimant was also held liable for court fees and litigation costs.
Four practical lessons for trademark owners
- Check the register before suing. Verify the current owner of the mark from TURKPATENT records.
- The user and the owner can differ. The company actually using a mark may not be its registered owner.
- A procedural dismissal is not a dismissal on the merits — but it costs time, fees and attorney costs.
- Investigate assignment/licence possibilities. If the mark has changed hands, direct the action at the new owner.
Frequently asked questions
Whom is a trademark cancellation action brought against?
Against the person or entity registered as the trademark owner at the date of the action (or their legal successors). The Office (TURKPATENT) is not named as a party in such actions.
I sued the wrong party — what happens?
The court dismisses the case on procedural grounds without examining the merits. You must re-file against the correct defendant, which means additional cost and lost time.
Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi · E. 2024/276 · K. 2024/281 · T. 24.12.2024
Party and brand names are withheld for confidentiality.This article is for general information only and is not legal advice; please consult a trademark attorney for your specific situation.
Is your brand at risk? Contact our official trademark attorney (TURKPATENT Reg. No 2732) for a free trademark search: WhatsApp or +90 216 606 56 58.
Read the full original decision text (Turkish)
ESAS NO : 2024/276
KARAR NO : 2024/281
DAVA : Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 17/01/2024
KARAR TARİHİ : 24/12/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 02/01/2025
Davacı vekili tarafından, karşı dava yoluyla mahkememizin ..... Esas sayılı dosyasında davalı aleyhinde açılan davanın, tefrik edilerek mahkememizin bu esasına kaydı üzerine mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
DAVA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili firmanın ...'da, .... adında ve 22.06.2022 tarihinden bu güne dava konusu iptale konu marka tescili ile faaliyet gösterdiğini, bu faaliyetle ilgili olarak tüm yasal prosedürlerini yerine getirdiğini ve RTÜK 'dan gerekli izin ve belgeleri aldığını, müvekkili firma .... A.Ş'nin resmi muvafakatine dayanarak "...." ismini ... İsmi olarak 22.06.2022 tarihinde tescilini sağladığını, ancak davalı taraf "..." markasını müvekkilinin tescil yaptırdığı 22.06.2022 tarihinden sonra satın aldığını, davalının hukuki geçerliliği olmaksızın kullandığı "..." markası ve logosunun müvekkilinin ticari itibarını etkilediğini ve yıllardır faaliyetini devam ettiren ve markalaşan müvekkili markası üzerinden haksız kazanç sağladığını iddia ederek, davalı adına ... sayı ile tescilli "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP ; Tefrikten önce davalı vekili cevap dilekçesi ile, davacı taraf "... ..." ismini 22/06/2022 tarihinde tescil ettirdiğini ve müvekkiline ait "..." 'nin bu tarihten sonra satın alındığını beyan etmiş ise de "..." nin tescil edilme tarihi 22/11/2020 olmuş olup ....gov.tr veb sitesinden de görüleceği üzere karşı davacı tarafın tescil tarihi müvekkilinin markasından sonra tescil edilmiş olup, konunun marka satın almayla ilgisi bulunmayıp bir markanın kullanımı başka bir marka hakkına iltibas yaratmamalı ve hakkına tecavüz oluşturmadığını, davacı tarafın iddialarının soyut ve mesnetsiz olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Asıl dosyada vekillikten azledilmiş ve bu durum mahkemeye bildirilmiştir. Bu nedenle karar başlığında vekil olarak gösterilmemiştir. Kendisine tebligat yapılmayarak asıla tebligat yapılmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :
Dava, ... sayı ile tescilli "..." ibareli markanın hükümsüzlüğü taleplidir.
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, hükümsüzlüğü talep edilen ... tescil numaralı "..." ibareli markanın ... adına 01/06/2020 itibaren 10 yıl müddetle tescilli olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizin .... Esas sayılı dosyasının 26/11/2024 tarihli ön inceleme duruşma ara kararı uyarınca karşı dava yönünden dosya tefrik edilmiş ve işbu esasa kaydı yapılarak yargılama yapılmıştır.
6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Aynı kanunun 6/9 maddesi uyarınca kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Dosya kapsamı deliller ve TPMK kayıtları birlikte değerlendirildiğinde; Türk Patent Kurumundan gelen kayıtlara göre hükümsüzlüğü istenen marka davalı şirket adına olmayıp ... adına tescilli olduğundan ve hükümsüzlük davası tescil sahibi aleyhine açılmak gerektiğinden davacının davasının pasif husumet yokluğu sebebiyle usulden reddine karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
1-Davacının davasının pasif husumet yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan 427,60 TL ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,
5-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
Davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 24/12/2024
Katip ....
e-imzalıdır
Hakim ...
e-imzalıdır
