A Rival Registered Your Long-Used Design and Sent a Cease Notice? Court Cancels the Bad-Faith Design
A company that registered a long-used fabric pattern under its own name and then sent a cease notice to the genuine user lost its design: the court found it lacked novelty and individual character and invalidated it. The case shows how to defend against bad-faith design registrations.
You have been producing and exporting a design for years. One day, a company that registered that same design — long after you started using it — emails you claiming "you are infringing my design registration." Is that even possible, and how do you fight back? A decision by a Turkish Intellectual and Industrial Property Court provides clear guidance.
What happened?
A textile company that had operated for decades and exported to many countries had long been using a particular fabric pattern. Another company registered the same pattern as its own design in 2020, and then sent the genuine user an email titled "design infringement notice," asserting rights over it.
The company that had used the pattern for years responded by filing suit for invalidation (cancellation) and removal of the registration from the register.
Is a design registration always valid?
No. Turkey's Industrial Property Code (IP Code No. 6769) requires a design to be new and to have individual character to be protected (Arts. 56-57). If an identical or similar design was disclosed to the public before the filing date, the registration can be invalidated under Article 77.
A panel of experts examined the design and found that it had been put on the market by others well before the filing date and created no significant difference in the eyes of the "informed user." The design therefore failed to meet the novelty and individual-character requirements even at the time of filing.
The court's decision
The court accepted the claimant's standing and legal interest (since a cease notice had been sent to it), granted the claim, and ruled for the invalidation and cancellation of the design registration. The defendant was also ordered to pay attorney fees and litigation costs.
Four practical lessons for businesses
- A registration certificate does not mean an absolute right. A design lacking novelty or individual character can be invalidated.
- Document your first public disclosure. Catalogues, invoices, social-media posts and trade-fair records are the strongest evidence.
- A threatening email or notice creates a right to sue. Being served with a notice proves your legal interest in an invalidation action.
- The safest protection is early registration. Protect your original designs before your competitors register them.
Frequently asked questions
What can I do if a competitor registered my design under their own name?
You can file an invalidation action by proving the identical/similar design was publicly disclosed before the filing date. Bad-faith registration is also a separate ground for invalidation.
Is registration required to protect my design?
Registration is the safest route; it eases the burden of proof and extends the protection term. Unregistered designs are protected only under limited conditions, with the burden of proof on you.
Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi · E. 2024/24 · K. 2024/279 · T. 24.12.2024
Party and brand names are withheld for confidentiality.This article is for general information only and is not legal advice; please consult a trademark attorney for your specific situation.
Is your brand at risk? Contact our official trademark attorney (TURKPATENT Reg. No 2732) for a free trademark search: WhatsApp or +90 216 606 56 58.
Read the full original decision text (Turkish)
ESAS NO : 2024/24 Esas
KARAR NO : 2024/279
DAVA : Tasarımın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 28/01/2024
KARAR TARİHİ : 24/12/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 31/12/2024
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
DAVA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili şirketin, 1978 yılında .... tarafından temelleri atılan çatı şirketi .....’un bünyesinde tekstil sektöründe dünya çapında faaliyet göstermekte, müşteri portföyüyle 78 ülkeye ürettiği ürünleri ihraç etmekte olduğunu, davalı tarafça ....@gmail.com e-posta adresinden müvekkil şirkete ait ...@....com.tr e-posta adresine "Tasarım tescili ihlal bildirimidir" konusu ile 27.09.2023 tarihli e-posta gönderildiğini, söz konusu tasarım müvekkil şirket tarafından davalının tescilinden çok daha önce kullanılmakta olup uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında bu tasarım müvekkil tarafından pazarlanmakta olduğunu, söz konusu tasarımın müvekkil şirkete ait olduğunu bilen ve buna rağmen tescil ettiren davalı şirket kötü niyetli olduğunu , bu nedenlerle davalı adına tescil edilmiş .... başvuru/tescil numaralı tasarım tescilinin tüm sınıflarda hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP ; Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin 2000 yılından itibaren hem yurt içinde hem de yurtdışında hizmet veren, kurumsal, çok yönlü ve uluslararası bir limited şirketi olduğunu, müvekkili tarafından .... başvuru numarası ile tasarım tescili amacıyla Marka Patent Kurumu'na başvurulmuş ve bu tasarım 08.01.2020 tarihinde tescil edildiğini, müvekkilinin uyuşmazlığa konu desene sahip ürünlerin sadece satışını yapmamakta olup aynı zamanda üretimini de yapmakta olduğunu, davacı tarafın huzurdaki davayı ikame etmekte hukuki yararı olmadığından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :
Dava, davalı adına tescilli ... tescil numaralı tasarımın hükümsüzlüğü ile sicilden terkini taleplidir. Taraf delilleri toplanarak bilirkişi incelemesi yapılmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ... tescil numaralı tasarımın davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.
6769 Sayılı SMK'nın 77 maddesi ile, tasarımın 55. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56. ve 57. maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58. maddenin dördüncü fıkrası ve 64. maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse, hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir tasarımın başvuru tarihinden önce ise tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilebileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin 2. bendinde ise, 64. maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına ilişkin hükümsüzlük talebinin kabul edilmesi halinde, o kısmın tescili hükümsüz kılınacağı ve kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şart olacağı hususları belirtilmiştir.
Taraflarca bildirilen ve resen celbi gereken deliller celp edildikten sonra dosya biri tasarım uzmanı, biri sınai mülkiyet uzmanı ve biri de bilişim uzmanından oluşacak heyete tevdi edilerek , dosya kapsamı deliller, TPMK kayıtları, bildirilen internet adresleri, keza uyuşmazlığın niteliği gereği resen araştırma ilkesi geçerli olduğundan resen yapılacak araştırma sonuçları taraf iddia ve savunmaları, değerlendirilerek; davalı adına olan ... tescil nolu tasarımın tescil başvuru tarihi itibariyle yeni ve ayırt edici nitelikte olup olmadığı, tescil başvurusundan önce davacı tarafından kamuya sunulup sunulmadığı, birinci kademede hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı, ikinci kademede davacıya devri koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkin rapor tanzimi istenilmiş olup, bilirkişi heyeti hazırlamış olduğu 13/10/2024 tarihli raporda sonuç olarak; hükümsüzlüğü istenen davalı tarafa ait 08.01.2020 başvuru tarihli ... 1, 2, 3 ve 4 numaralı tasarım tescilleri ile geçmiş tarihli görseller arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde belirgin farklılıklar bulunmadığı, bu sebep ile benzer olarak algılandıklarını, ... 1, 2, 3 ve 4 numaralı tasarım tescillerinin başvuru tarihi olan 08.01.2020 tarihi itibarı ile koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olmadığını bildirmiştir.
Tüm dosya kapsamı deliller, TPMK kayıtları ve dosya kapsamıyla uyumlu görülen bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; davacının da aynı sektörde faaliyette olup, davalı tarafça dava konusu tasarımlar dayanak gösterilerek e-mail yolu ile gönderilen ihtarlar ile hak iddiasında bulunması nedeniyle davacının davada taraf sıfatı ve hukuki yararının varlığı kabul edilmiştir. Gerek mahkememizce yapılan incelemeler gerekse de, bilirkişi raporunda belirtildiği üzere dava konusu kumaş deseni tasarımlarının tescil başvuru tarihinden çok önce başkaları tarafından kamuya sunulup piyasada kullanılageldiği, böylece yenilik ve ayırt edicilik niteliğinin bulunmadığı anlaşılmakla, davanın kabulü ile hükümsüzlüğe karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
1-Davacının davasının KABULÜNE, davalı adına tescilli ... tescil sayılı (1,2,3 ve 4) numaralı tasarımların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
2-Peşin alınan harcın yeterliliğine, başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 40.000,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 855,20 TL dava ilk masrafı , 188,00 TL tebligat-tezkere gideri ve 15.000,00 TL bilirkişi avansı olmak üzere toplam 16.043,20 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,
6-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 24/12/2024
Katip ....
✍e-imzalıdır
Hakim ...
✍e-imzalıdır
